Критерий реальности использования товарного знака при лицензировании: судебный подход и предложения по совершенствованию статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации

Товарный знак является одним из наиболее востребованных объектов гражданского оборота: по данным Роспатента, в 2025 г. было подано более 156 тысяч заявок на регистрацию, а под правовой охраной находится свыше одного миллиона обозначений [5]. При такой плотности регистраций особое значение приобретает механизм, не позволяющий обозначениям, которые не используются в обороте, бесконечно блокировать регистрацию и применение сходных обозначений другими участниками рынка. Этот механизм закреплён в статье 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ): правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена вследствие его неиспользования [1].

На практике правообладатели, стремясь сохранить охрану, всё чаще ссылаются не на собственное использование знака, а на использование его лицензиатами и иными лицами. Возникает вопрос, что считать использованием в таких случаях: достаточно ли зарегистрированного лицензионного договора, документов о движении товара между связанными компаниями либо письменного согласия правообладателя. Цель настоящей статьи – выявить критерии, которые суды применяют для оценки реальности использования, и обосновать необходимость их закрепления в законе.

Нормативная модель статьи 1486 ГК РФ

По общему правилу охрана может быть прекращена в отношении всех или части товаров, для которых знак зарегистрирован, если он не использовался непрерывно в течение любых трёх лет после регистрации. С требованием о прекращении охраны вправе обратиться заинтересованное лицо, а бремя доказывания использования лежит на правообладателе [1, 2]. Использованием признаётся применение знака самим правообладателем, лицом, которому право предоставлено по лицензионному договору, либо иным лицом под контролем правообладателя [1]. Правообладатель может избежать прекращения охраны, если докажет, что использованию препятствовали обстоятельства, не зависящие от него.

Требование использования как условие сохранения монополии на обозначение объясняется функцией знака: он существует для того, чтобы отличать товары одного производителя от однородных товаров других лиц в обороте, и вне оборота эта функция не реализуется [6, 7]. Поэтому законодатель связывает сохранение исключительного права с реальным, а не номинальным присутствием знака на рынке.

Формальное лицензирование как способ имитации использования

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака подлежит государственной регистрации, а лицензиат обязан обеспечивать качество товаров, соответствующее требованиям лицензиара (пункт 2 статьи 1489 ГК РФ) [1]. Эти правила создали основу для практики заключения договоров, единственная цель которых – создать видимость использования знака перед трёхлетним сроком либо в ходе спора о прекращении охраны. Зарегистрированный договор при этом может не сопровождаться ни выпуском, ни продажей маркированной продукции.

Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики от 15 ноября 2023 г. указал, что при оценке действий правообладателя учитывается не только факт заключения лицензионного договора, но и его реальное исполнение: одного факта регистрации договора недостаточно, если не подтверждено, что лицензиат фактически осуществлял хозяйственную деятельность с использованием знака (пункт 5) [3]. Тем самым предмет доказывания смещается с формальной договорной связи на фактический состав реального коммерческого использования.

Подход Суда по интеллектуальным правам: дело № СИП-610/2021

Показательным примером применения этого подхода является постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2023 г. № С01-1985/2021 [4]. Индивидуальный предприниматель потребовал досрочно прекратить охрану комбинированного товарного знака, зарегистрированного в отношении одежды, обуви и головных уборов (25 класс МКТУ), сославшись на его неиспользование. Правообладатель представил договоры поставки одежды между обществом-пользователем и третьими лицами, товарные накладные и счета-фактуры, а также письменные согласия на использование обозначения; в отношении обуви и головных уборов были представлены лишь документы о поставке тапочек и бейсболок этому же обществу.

Суд признал использование доказанным применительно к одежде и недоказанным применительно к обуви и головным уборам, прекратив охрану знака в этой части. Президиум сформулировал два существенных вывода. Во-первых, поставки маркированного товара между аффилированными лицами не подтверждают его доведение до потребителя: чтобы сохранить право, необходимо доказать, что продукция доведена до неаффилированного лица. Во-вторых, статья 1486 ГК РФ не требует производства товара на территории России; достаточно, чтобы он был доведён до третьих лиц на территории Российской Федерации правообладателем, лицензиатом либо иным лицом под контролем правообладателя. Согласия правообладателя на использование обозначения были расценены как подтверждение такого контроля [4].

Значение дела состоит в том, что суд оценивает не наличие документов как таковых, а то, вышел ли товар в реальный оборот, и делает это отдельно по каждой позиции перечня товаров. Это позволяет сохранять охрану лишь в той части, где знак действительно используется, и не допускает распространения «использования» по одной позиции на весь зарегистрированный перечень.

Критерии реальности использования

Обобщение позиции Верховного Суда и Суда по интеллектуальным правам позволяет выделить четыре критерия, которыми следует руководствоваться при оценке использования знака через лицензиата или иное лицо. Первый – доведение маркированного товара (услуги) до неаффилированных лиц на территории Российской Федерации: внутригрупповые поставки не доказывают присутствия знака на рынке. Второй – наличие реальной хозяйственной деятельности пользователя: объём произведённой и реализованной продукции, наличие производственной и сбытовой инфраструктуры, экономическая осмысленность сделки. Третий – соответствие использования зарегистрированному перечню товаров и услуг, что определяет возможность частичного прекращения охраны. Четвёртый – контроль правообладателя, который может подтверждаться не только лицензионным договором, но и иными доказательствами (согласием на использование, обменом заданиями о качестве, документами о приёмке продукции).

Вместе с тем оценочный характер понятия «реальность» способен порождать новую неопределённость: без определённых ориентиров нижестоящие суды могут по-разному оценивать одни и те же доказательства. Позиции Верховного Суда, изложенные в обзорах, не являются источником права в строгом смысле и служат для судов ориентиром, но не гарантируют единообразия.

Предложения по совершенствованию законодательства

Представляется целесообразным дополнить статью 1486 ГК РФ пунктом 1.1 следующего содержания: «Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его фактическое применение правообладателем, лицензиатом либо иным лицом под контролем правообладателя при реальном осуществлении хозяйственной деятельности в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак; наличие зарегистрированного лицензионного договора само по себе, при отсутствии доказательств его реального исполнения, не свидетельствует об использовании товарного знака».

Такая редакция учитывает выводы по делу № СИП-610/2021: в отличие от формулировки, ограниченной лицензиатом, она распространяется на иных лиц, использующих знак под контролем правообладателя, и охватывает ситуации, когда договор формально не оформлен, а контроль подтверждается иными доказательствами. Предложенное правило не отменяет статью 1486 ГК РФ, а лишь переводит в закон разъяснение Верховного Суда, устраняя риск противоречивой практики нижестоящих судов. Одновременно сохраняется возможность правообладателя доказать наличие обстоятельств, не зависящих от него и препятствовавших использованию знака, что защищает добросовестных правообладателей, не успевших вывести продукцию на рынок.

Заключение

Судебная практика последних лет последовательно смещает предмет доказывания при спорах о неиспользовании товарного знака с формальных документов на реальное присутствие маркированного товара в обороте. Выработанные критерии – доведение до неаффилированных лиц, реальная хозяйственная деятельность, соответствие перечню товаров и контроль правообладателя – целесообразно закрепить в статье 1486 ГК РФ. Это повысит предсказуемость применения нормы, затруднит имитацию использования и очистит реестр от неиспользуемых обозначений в интересах добросовестных участников оборота.